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Il tema della Proprietà Intellettuale all’interno del D.Lgs. 231/01

di Cristiano Alliney

Il “cantiere continuamente aperto” (come è stata definita la normativa) che è costituito dal D.Lgs 231/01 in tema di responsabilità sociale d’impresa, ha subito un ennesimo “ampliamento dei lavori”, considerando il DDL 1195 del 9 luglio 2009 che aveva introdotto una serie di nuovi “reati-presupposto” di applicazione della responsabilità amministrativa delle imprese tra cui i reati in tema di proprietà intellettuale.
In questi due anni e mezzo, da tale ampliamento delle fattispecie di reato oggetto di responsabilità amministrativa, è conseguito ovviamente  un ampliamento delle aree di rischio aziendale e quindi l’esigenza di svolgere valutazioni relative alla sussistenza del rischio di commissione del reato da parte del personale aziendale e dall’individuazione delle relative nuove "aree a rischio".
La norma (dico proprio la 231, e non solo questo ampliamento legislativo) piace molto agli avvocati e ai commercialisti, perché possono fare del lavoro di qualità che ha i caratteri della continuità e della serialità; piace ancor di più ai magistrati, per i grandi poteri di controllo e di sanzioni interdittive, ma soprattutto per quella specie di omeostasi, di “cicli virtuosi” che un sano modello gestionale può ingenerare nell’azienda.
Ma mette spesso in crisi le aziende, che non riescono sempre a far fronte a tutti i nuovi reati-presupposto che il Legislatore ha innestato con una certa frenesia in questi anni.
L’inclusione dei reati legati alla proprietà intellettuale è una circostanza che allo stesso tempo sembra fornire grandi problemi, ma anche una grande opportunità per le aziende più strutturate in tal senso.

Se analizziamo velocemente la normativa ci rendiamo conto che il testo del D.D.L. 1195 B recante “disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (di seguito -per brevità- “DDL 1195”) apporta novità di rilievo in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tale provvedimento da un lato:

1. Inasprisce sensibilmente le pene per i reati di contraffazione della proprietà industriale (marchi e brevetti), introduce nuove fattispecie di reato (contraffazione del design, delle varietà vegetali e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza), prevede la confisca penale dei mezzi, dei prodotti, e dei profitti della contraffazione; e, soprattutto
2. Segna l'ingresso dei reati di contraffazione non solo della proprietà industriale, ma anche della proprietà intellettuale (diritto d'autore su opere artistiche e letterarie, su software, e banche dati) nel sistema sanzionatorio della responsabilità amministrativa degli enti in base al D.Lgs. 231/2001.

Il punto principale, a mio avviso, è se la possibilità di produrre l’elenco delle varie ricerche di anteriorità/pareri di registrabilità che le aziende svolgono al momento di depositare domande di marchio e di brevetto possa configurarsi come uno standard o procedura di comportamento (per dipendenti ed altri agenti), ragionevolmente idoneo a ridurre il rischio di condotte illecite.
Il fine di tali documenti, redatti per lo più da studi di prim’ordine, è sempre stato civilistico e legato alla natura stessa delle privative industriali che si vogliono tutelare, ma sarà idoneo anche a proteggere l’azienda dal punto di vista penale, stante la sua attitudine a dimostrare l’assenza di dolo in quei casi in cui si evidenziasse l’uso di proprietà intellettuale suscettibile di essere considerata violazione di altrui diritti?
Si potrebbe ipotizzare che le varie ricerche di anteriorità (per quanto attiene a  marchi o a brevetti)  operate da studi esterni e la rielaborazione di queste, volta a formare una strategia interna delle funzioni a ciò dedicate in azienda in merito ai nuovi segni distintivi e alle nuove tecnologie, sembrano uno schema operativo sufficiente a schermare una responsabilità aziendale su questi temi (si ricorda che scopo della 231 è quello di fornire uno schema che renda il più difficile possibile una condotta dolosa, la legge prevede infatti una condizione esimente, rappresentata dalla realizzazione e dal rispetto di un modello organizzativo e gestionale, monitorato e aggiornato dall’Organismo di Vigilanza, che consenta possibile la commissione di un reato solo se la persona fisica decida consapevolmente e volontariamente di eludere il modello stesso).
E, in quest’ottica, l'adeguamento del Modello 231 può essere l'occasione per:

1. effettuare anche una "due diligence IP" di modo da evidenziare tutti i brevetti/marchi/diritti d’autore presenti in azienda  effettuare  un controllo continuo sui rischi di violazione inconsapevole di altrui diritti di proprietà industriale ed intellettuale; nonché eventualmente;
2. effettuare  una valutazione dell'adeguatezza delle procedure di protezione e valorizzazione dei propri sforzi innovativi (brevetti, design) e strumenti di differenziazione (marchi, domain names ed altri segni distintivi).
3. effettuare  una valutazione dell'adeguatezza delle procedure di protezione e valorizzazione degli sforzi innovativi operata da parte delle controllate/partecipate straniere (qualora ve ne siano), dato che la norma è speculare alle varie normative europee e che, in ogni caso, la società risponde anche dei reati (commessi in suo vantaggio o interesse) all’estero.

E in questo senso la mia opinione è che se queste nuove norme possono mettere in grande crisi le aziende la cui attività di marketing e di ricerca e sviluppo non erano adeguatamente supportate da ricerche di anteriorità che ne certificassero una “originalità” e “novità”, rispetto allo stato dell’arte, viceversa danno ancora più forza a quelle aziende che già utilizzavano (sia pure a fini civilistici, come già detto) questa tutela offerta dai “search report”.
Ma, pensando a quelle aziende che più soffrono dei fenomeni contraffattivi, e quindi le aziende legate in primis al mondo della moda, mi pare che la nuova normativa dia loro maggiori possibilità di difesa, per esempio nel caso non raro di fenomeni di copiatura provenienti dall’indotto, nei quali, una volta individuata la società sleale, sia possibile effettuare una denuncia che dia luogo all’applicazione della norma.
Due anni e mezzo possono anche essere molto pochi e non vi sono stati, almeno che io sappia, dei casi nei quali sia stata invocata la 231 in fattispecie di proprietà intellettuale.
Indubbiamente, ve ne saranno nel corso di questi anni e, tolti gli innumerevoli casi di aziende che “professionalmente” si occupano di imitazione servile e sistematica violazione di diritti di privativa altrui, quello che io sono molto curioso di vedere sarà il risultato dell’analisi da parte della magistratura, della validità di costituire un modello di schermo dalla responsabilità penale, di tutto quel lavoro di studi e di ricerche che, finora, avevano una funzione eminentemente civilistica, ossia quale sarà la valutazione dei magistrati, ai fini della 231 dei vari studi tecnici, che fino alla riforma le aziende usavano solo ed esclusivamente ai fini della mera registrazione marchi/brevettazione
Le eventuali obiezioni in questo campo, dovranno essere tenute in grande considerazione da tutti gli operatori del settore.
 

30-1-2012

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